STF julga inconstitucional extensão de prazo de patentes, com efeitos retroativos a medicamentos

Julgamento do STF sobre a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI5529/DF) determinou ser inconstitucional o parágrafo único do art. 40 da LPI que gerava extensão de prazo de vigência de patentes de invenção e de modelo de utilidade. Os efeitos do julgamento retroagem às patentes de produtos e processos farmacêuticos e de equipamentos e/ou materiais de uso em saúde.

A ação direta de inconstitucionalidade (ADI 5.529/DF) acerca do parágrafo único do art. 40 da Lei 9.279/1996 (“LPI”), se originou de representação impugnada de autoria da Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina, Biotecnologia e suas Especialidades (ABIFINA), e foi peticionada em 13 de maio de 2016 pela Procuradoria-Geral da República (PGR) que reconheceu inconstitucionalidade do referido dispositivo da Lei referida.

Para maior compreensão, o teor da norma impugnada versa:

Art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito.
Parágrafo único. O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior.

Segundo a petição, o parágrafo único do art. 40 da LPI, ao pressupor dilatação de vigência para patentes cujo processo administrativo exceda o prazo de oito anos, para patentes de modelo de utilidade, e de dez anos, para patentes de invenção, infringiu a Constituição da República no que tange a temporariedade da proteção patentária (CR, art. 5o, XXIX), o princípio da isonomia (CR, art. 5 o, caput), a defesa do consumidor (CR, arts. 5o, XXXII, e 170, V), a liberdade de concorrência (CR, art. 170, IV), a segurança jurídica (CR, art. 5 o, caput), a responsabilidade objetiva do estado (CR, art. 37, § 6o), o princípio da eficiência da atuação administrativa (CR, art. 37, caput) e o princípio da duração razoável do processo (CR, art. 5o, LXXVIII).

Ajuizada esta ação, foi então distribuída ao Ministro Luiz Fux, nos termos do regimento interno do Supremo Tribunal Federal, o STF.

Diversas Associações e Entidades privadas ingressaram ao processo como amici curiae apresentando informações tanto a favor como contra à inconstitucionalidade do dispositivo legal.

Dentre os argumentos a favor da inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da LPI, é notório o fato de que a prorrogação da vigência patentária, promovida pela aplicação do deste dispositivo legal, confere um caráter indefinido de temporariedade do direito ao monopólio, visto que não há, no momento do depósito do pedido de patente, uma delimitação exata de sua vigência, ou seja, se há a previsão de vigência de 10 anos após concessão, então a data da concessão deveria ser demarcada no momento do depósito para assegurar o aspecto temporário do direito de patente, o que é uma impossibilidade em vista da complexidade inerente aos processos de exames.

Este entendimento se baseia no fato de o direito à exclusividade de exploração da invenção ser atribuída ao titular no ato do depósito de seu pedido, uma vez que o mesmo tem resguardo legal para exigir indenizações referentes a utilização do objeto da patente por terceiros durante o período do processo administrativo, após concessão da patente.

Outro argumento bastante recorrente entre as entidades que apoiam a tese de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da LPI, sugere que há um protagonismo dos depositantes em favor da morosidade do processo, conferindo ao pedido uma extensa “proteção prévia” confeccionando uma espécie de reserva de mercado.

De maneira concorrente, dentre as entidades contrárias à ADI, vemos uma constância na argumentação de que o postulado do parágrafo único do art. 40 da LPI tem sua constitucionalidade indiscutível visto que, o art. 5o, inciso XXIX, da constituição não limita o prazo dos privilégios patentários, apenas institui que o mesmo deva ser temporário. Tal interpretação se baseia no entendimento de que o direito de patente só se inicia após sua concessão, e que, durante o processo administrativo de exame, o titular possui apenas uma expectativa de direito.

Outro termo bastante reincidente nos argumentos contra a ADI 5.529/DF, faz referência a morosidade do processo de exame técnico, ressaltando que o dispositivo redigido no dito parágrafo único é consequência desse “atraso” e não o causador, e que tal “correção” no prazo de vigência das patentes é necessária e justa, garantindo ao titular a recuperação de seus investimentos no desenvolvimento das inovações.

Em 24/02/2021, o Procurador-Geral da República encaminhou requerimento de tutela provisória de urgência para que fossem suspensos os efeitos da norma contida no parágrafo único do art. 40 da LPI, arguindo que a demora em se obter provimento jurisdicional à ação, representa risco diante da grave crise sanitária decorrente da epidemia de Covid-19, uma vez que impacta diretamente o direito fundamental à saúde.

Dado o requerimento de tutela provisória de urgência por autoria da PGR, o julgamento da ADI pelo STF foi agendado para 07/04/2021, data em que não foi possível alcançar a pauta. Entretanto, na mesma data, o Ministro Dias Toffoli, relator da ADI 5.529/DF, proferiu decisão liminar monocrática ad referendum do Plenário, deferindo parcialmente o pedido, que suspendeu os efeitos do parágrafo único do artigo 40 da LPI, limitando ao que se refere às patentes relacionadas a produtos e processos farmacêuticos e a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde. Por se tratar de uma liminar, os efeitos desta decisão foram ex nunc, ou seja, a partir da data da publicação da mesma (07/04/2021) não retroagindo.

Vale enfatizar da decisão liminar publicada, que o Ministro Dias Toffoli antecipou seu voto de mérito que seria proferido caso a ação fosse submetida a julgamento. No documento de 87 páginas, o Ministro apresenta, além do histórico da legislação de patentes brasileira e um breve resumo do processo da Ação Direta de Inconstitucionalidade, os argumentos que fundamentam seu voto, dentre os quais, merecem destaque:

PREMISSAS DO VOTO

O Ministro esclarece que o privilégio da proteção patentária se dá de forma temporária objetivado no interesse social e no desenvolvimento tecnológico e econômico. “Trata-se, portanto, de instituto com finalidade determinada pela Constituição e que não se encerra em um direito individual, pois diz respeito à coletividade e ao desenvolvimento do País.”

Destaca ainda que, de acordo com o art. 44 da LPI, com a expedição da carta-patente, surge o direito para o titular de obtenção de indenização pela exploração indevida do objeto que inclui o período que abrange o depósito do pedido e sua concessão, ou seja, com a concessão da patente a proteção retroage ao momento inicial do processo, represando a concorrência comercial, durante todo o processo de exame.

Outro argumento de embasamento de seu voto, é o de que o preconizado pelo parágrafo único do art. 40 estabelece um segundo marco temporal para aferição da vigência de patentes, promovendo um prazo variável de proteção, pois este estaria dependente do tempo de tramitação (indeterminado) de cada pedido e ocasionando, não raramente, um período de proteção que supera o estabelecido pelo caput do art. 40 da LPI.

Esclarece ainda que, o art. 33 do Acordo TRIPS estabelece:

“A vigência da patente não será inferior a um prazo de 20 anos, contados a partir da data do depósito”

Chama a atenção para o fato de que a norma internacional não sugere 20 anos de efetivo monopólio e sim, 20 anos de vigência a partir do depósito do pedido, data que já gera uma presunção em favor do depositante.

Ainda sobre o Acordo TRIPS, o Ministro Dias Toffoli analisa que a extensão de prazo, conferida pelo parágrafo único, não é uma exigência prevista no Acordo e que, a eventual decisão de inconstitucionalidade da norma em questão, não descumprirá o compromisso assumido pelo Brasil.

Dias Toffoli, em sua sustentação, apresenta dados de estudos que comparam o dispositivo do parágrafo único do art. 40 da LPI com outras normas de ajuste de prazo de vigência adotadas por escritórios internacionais, como por exemplo na Europa e nos Estados Unidos, onde esse ajuste não é processado de forma automática, dependendo sempre de requerimento do depositante, e manifesta um alcance limitado a setores tecnológicos específicos, além de determinar o período exato desta extensão.

DA INCONSTITUCIONALIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 40 DA LPI

De acordo com o Ministro, o prazo variável de vigência das patentes contribui para um caráter indeterminado, visto que, apenas após sua concessão, que pode demorar mais de uma década, a expiração da proteção é conhecida. Este caráter indeterminado do prazo, por si só, configura uma série de violações constitucionais, diz Dias Toffoli.

O relator acrescenta que essa ausência de limitação temporal para a vigência das patentes, variando de acordo com o tempo de tramitação do processo no INPI, será sempre indeterminado, com ou sem backlog, ou seja, mesmo que o INPI supere o atraso crônico na análise dos pedidos de patentes, a inconstitucionalidade da norma questionada permanecerá.

O ministro, em seu voto, alerta para o fato de que a regra contida no parágrafo único do art. 40 da LPI, tornando a prorrogação de prazo automática, possibilita aos próprios requerentes a adoção de estratégias no intuito de estender ao máximo o período de tramitação do processo no INPI, desencorajando a concorrência devido a possibilidade de ação indenizatória. A adoção desse comportamento é, inclusive, percebida em depósitos que possuem pouca ou nenhuma expectativa de concessão.

Dias Toffoli também traz o argumento de que a norma questionada retroalimenta o backlog, ofendendo diretamente os princípios da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, CF) e da eficiência administrativa (art. 37, caput, CF).

Um estudo citado pelo ministro coloca o Brasil no topo da lista dos países com maior período de proteção patentária, sendo seguido por países como Suíça, Itália, Reino Unido, Estados Unidos e Suécia. O Ministro atenta para o fato de o Brasil ser o único país em desenvolvimento nessa lista, demonstrando o efeito danoso que o parágrafo único acarreta, colocando o país em grande desvantagem no cenário internacional, sobretudo, ressalta o Ministro, ao que se refere ao acesso a medicamentos pela população.

Um ponto de alto interesse, ressaltado pelo relator, é o fato de que a maioria dos requerentes possuem um tratamento mais favorável no Brasil que em seu próprio território de origem, destoando o Brasil dos demais signatários do Acordo TRIPS.

Dias Toffoli traz dados que mostram que as patentes de produtos farmacêuticos duram, em média, 23 anos, podendo chegar a prazos maiores que 29 anos. Este prolongamento é flagrantemente injusto e inconstitucional, visto que privilegia o interesse particular em detrimento da coletividade, contrariando o direito constitucional à saúde.

Outro argumento apresentado em seu voto, é o de tratamento diferenciado gerado pela norma, pois os depositantes usufruirão de prazos de vigência distintos, mesmo tendo os mesmos direitos e tendo feito o depósito na mesma data.

Conclui o voto dizendo:

“Por todas as razões aqui expostas, resta evidenciada a contrariedade do parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279/1996 à segurança jurídica (art. 1º, caput), à temporalidade da patente (art. 5º, inc. XXIX), à função social da propriedade intelectual (art. 5º, inc. XXIX c/c art. 170, inc. III), à duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII), à eficiência da administração pública (art. 37, caput), à livre concorrência e à defesa do consumidor (art. 170, incs. IV e V) e ao direito à saúde (art. 196, todos da Constituição Federal).”

Além da manifestação de seu voto, que seria proferido caso fosse realizado o julgamento, Dias Toffoli propõe modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, visto que a norma questionada está em vigor há 25 anos e já produziu inúmeros efeitos. Dessa forma, por razões de segurança jurídica, é proposto pelo Ministro que seja conferido o efeito ex nunc, ou seja, a partir da publicação da ata do julgamento.

No entanto, conclui o Ministro:

“... proponho que a modulação não incida nas seguintes hipóteses, situações nas quais a decisão terá efeito ex tunc:

i) sobre as ações judiciais em curso que eventualmente tenham como objeto a constitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da LPI; e

ii) sobre as patentes concedidas com extensão de prazo relacionadas a produtos e processos farmacêuticos e a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde.”

Nas sessões plenárias do STF de 05 e 06 de maio de 2021, foi declarada, por maioria, a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da LPI, acompanhando o voto do relator, o Ministro Dias Toffoli.

Em 12/05/2021 o STF realizou nova sessão plenária para definir se os efeitos do julgamento da inconstitucionalidade do dispositivo legal teriam efeitos ex tunc (retroagindo ao direitos já adquiridos anteriormente ao julgamento) ou ex nunc, modulando os efeitos para apenas as situações que ocorreriam posteriormente ao julgamento.

Com maioria de 8 votos a 3, o STF decidiu por acompanhar a proposta de modulação do relator, com exceção às patentes de produtos e processos farmacêuticos e equipamentos e materiais para a saúde, para as quais os efeitos da inconstitucionalidade retroagirão e, com isso, patentes atualmente vigentes com prazos estendidos, terão prazos corrigidos, antecipando suas extinções.

Segue o teor da Decisão:

"O Tribunal, por maioria, modulou os efeitos da decisão de declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da LPI, conferindo-se a ela efeitos ex nunc, a partir da publicação da ata deste julgamento, de forma a se manter as extensões de prazo concedidas com base no preceito legal, mantendo, assim, a validade das patentes já concedidas e ainda vigentes em decorrência do aludido preceito, ficando ressalvadas da modulação:

(i) as ações judiciais propostas até o dia 7 de abril de 2021, inclusive (data da concessão parcial da medida cautelar no presente processo) e

(ii) as patentes que tenham sido concedidas com extensão de prazo relacionadas a produtos e processos farmacêuticos e a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde,

operando-se, em ambas as situações, o efeito ex tunc, o que resultará na perda das extensões de prazo concedidas com base no parágrafo único do art. 40 da LPI, respeitado o prazo de vigência da patente estabelecido no caput do art. 40 da Lei 9.279/1996 e resguardados eventuais efeitos concretos já produzidos em decorrência da extensão de prazo das referidas patentes. Tudo nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber e Marco Aurélio. Os Ministros Roberto Barroso e Luiz Fux (Presidente) modulavam os efeitos da decisão em maior extensão."